Invention de salarié : l’absence de déclaration de l’invention par le salarié ne constitue pas à elle seule une faute grave

Le salarié soumis à une mission inventive se voit imposer par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle différentes obligations notamment d’informer son employeur de l’existence de ses inventions.

Le manquement à cette obligation d’information constitue-t-il une faute grave ?

Non, enseigne l’arrêt de la de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2015 qui est d’autant plus important qu’il intervient après une précédente cassation. L’arrêt est ici

  • Le bref résumé de l’affaire

Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 21 sept 2011, n° 09-69.927), que M. X…, engagé le 6 février 2001 par la société Finaxo environnement en qualité de technicien de création, a été licencié pour faute grave le 12 janvier 2007, l’employeur lui reprochant notamment d’avoir déposé en octobre 2004, sans l’en informer, un brevet d’invention en rapport direct avec l’activité qu’il exerçait au sein de la société dans le but de l’exploiter pour son propre compte ;

  • Le point qui retient l’attention

7°/ que l’invention faite par le salarié dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur ; qu’en retenant que l’employeur ne rapportait pas la preuve que l’invention lui appartenait, sans rechercher au préalable si le contrat de travail de M. X… comportait une mission inventive, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’estimant qu’il ne pouvait être déterminé si la première invention relevait de l’article L. 611-7, 1° ou de l’article L. 611-7, 2° du code de la propriété intellectuelle et que l’employeur avait lui-même reconnu, dans le cadre d’une procédure devant la juridiction civile, que l’invention dont il sollicitait l’attribution devait être classée dans la catégorie des inventions hors mission, la cour d’appel a fait ressortir que l’aveu judiciaire opposé au salarié n’était pas caractérisé, et, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l’invention litigieuse n’avait pas été réalisée dans le cadre d’une mission inventive ;

Et attendu, ensuite, qu’ayant examiné l’ensemble des griefs visés à la lettre de licenciement, elle a pu retenir que le seul manquement imputable au salarié tenant à l’absence de déclaration de son invention à l’employeur bien qu’y étant tenu en application du code de la propriété intellectuelle, n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail et ne constituait pas une faute grave ; qu’ exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce manquement ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première, deuxième et quatrième branches, n’est pas fondé pour le surplus ;

…….

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Pas de contrefaçon par équivalence quand la fonction est déjà connue ?

L’arrêt du 19 décembre de la Cour de Paris confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté une demande en contrefaçon par équivalence.La société Newmat est titulaire du brevet européen EP 1 180 186 visant la France et qui a été limité après délivrance. Dans sa version publiée le 14 janvier 2009, sa revendication n°1 est rédigée comme suit :

« matériau (1) polymère en feuille souple, d’épaisseur inférieure à un demi millimètre, pour la réalisation de structure tendues telles que notamment des faux plafonds, caractérisé en ce qu’il comporte des micro-reliefs s’étendant sur une hauteur (4) de quelques microns à 100 microns, micro-reliefs (2) formés par repoussage de la matière constitutive du matériau (1) qui présente ainsi un coefficient d’absorption acoustique plus élevé que le même matériau dépourvu des dits reliefs, les micro-reliefs étant obtenus par étape d’aiguilletage, repoussant localement la matière constitutive de la feuille, selon un motif prédéterminé, jusqu’à sa micro perforation, l’étape d’aiguilletage étant conduite alors que la feuille de matériau est placée sous une tension de l’ordre de celle de son utilisation finale dans une structure tendue. »

Newmat engage une action en contrefaçon contre la société Clipso Productions. Ne sont cités ci-après que quelques passages sur la contrefaçon alléguée et qui est finalement rejetée.

  • L’argumentation de Newmat sur la contrefaçon par équivalence

Elle poursuit en indiquant concernant la contrefaçon par équivalence que la fonction d’aiguilletage dans le brevet est nouvelle et qu’elle est réalisée dans le produit Acoustic par un moyen équivalent, l’ouverture d’interstices, allié aux autres caractéristiques : feuille souple d’épaisseur inférieure à un demi-millimètre, permettant de réaliser des plafonds tendus selon une densité entre 2 et 60 par centimètre carré créant une amélioration de l’absorption acoustique.

Elle précise à ce titre que dans une invention de combinaison comme en l’espèce, la doctrine des équivalents doit recevoir application sans qu’il soit exigé que la fonction remplie par le moyen revendiqué et par le moyen argué de contrefaçon soit nouvelle, pour autant que ce dernier remplisse dans la combinaison, la même fonction que le moyen revendiqué et qu’en l’espèce la contrefaçon quel que soit le moyen pour provoquer les micro-perforations sur une feuille souple avec les autres caractéristiques : épaisseur inférieure à un demi millimètre, plafond tendu avec une certaine déformation élastique, selon un certaine densité, amélioration de l’absorption phonique, est équivalente assure la même fonction.

Elle souligne que c’est bien le terme de micro-perforations qui est employée à de nombreuses reprises par la société Clipso dans sa documentation pour présenter ses produits acoustiques, avec la même densité.

  • Ce que dit la Cour pour rejeter la contrefaçon littérale et la contrefaçon par équivalence

(Après un rappel de la revendication 1ère) « …..les micro-perforations couvertes par le brevet ont été provoquées par repoussage du matériau polymère sous forme de feuille souple, selon un motif prédéterminé.

Les micro-reliefs apparaissent essentiels dès lors que selon la revendication 1 il est indiqué dans la partie caractérisante que ‘le coefficient d’absorption acoustique est plus élevé que le même matériau dépourvu des dits reliefs’. Ces micro-reliefs ont faible hauteur qui est inférieure à trois fois l’épaisseur de la feuille et qui s’étendent de quelques microns à 100 microns.

Or, le produit Clipso est un produit tissé qui ne peut présenter, comme le souligne la société Clipso de surface de référence suffisamment plane pour permettre la réalisation de saillies. Il ne présente aucun micro-reliefs en saillie.

Dans la description du brevet seul l’aiguilletage est mentionné pour le repoussage formant les micro-reliefs. Or, la société Newmat ne démontre pas que la société Clipso utilise cette technique.

S’ il est exact qu’il convient d’examiner le produit argué de contrefaçon en regard des caractéristiques de l’invention et non avec un autre produit comme le fait le rapport d’études, il convient toutefois de relever qu’il ressort de ce rapport d’études que le produit de la société Clipso comporte des interstices, et non des micro-perforations qui ne résultent donc pas de la même méthode d’obtention et que ces interstices sont répartis de façon aléatoire lors de l’enduisage de la toile alors que selon l’invention les micro-perforations le sont selon un motif prédéterminé.

De plus il en résulte, que le produit Clipso est composé d’un tricot indémaillable et la société Newmat n’apporte aucun élément technique probant contraire à ces éléments. La norme NF EN 14716 relative au plafond tendu fait d’ailleurs la distinction entre d’une part une feuille et d’autre part une étoffe, et il est sans incidence que cette norme soit postérieure à la demande de brevet.

Il en ressort que le produit Clipso ne contrefait de façon littérale pas les caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet opposé.

Concernant la contrefaçon par équivalence invoquée, l’absorption acoustique n’est pas nouvelle et faisait partie de l’état de la technique comme le mentionne le brevet dans sa Description (page 2-30), tout comme les plafonds tendus à base d’un matériau polymère qui ne font d’ailleurs pas partie des caractéristiques de la revendication 1.

De plus les moyens du brevet : micro-reliefs obtenus par repoussage du matériau, selon un motif prédéterminé jusqu’à micro-perforation, sont différents de ceux employés par le produit Clipso dont les interstices ne sont pas obtenus selon les mêmes modes opératoires.

Par ailleurs, comme le relève la société Clipso, le tissu par la suite enduit, légèrement étirable, composant son matériau diffère du polymère en feuille souple de l’invention.

Il n’y a donc pas équivalence des moyens essentiels de l’invention de combinaison de moyens pour obtenir une fonction déjà connue de sorte que la société Newmat est infondée en ses demandes à ce titre.

 

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Paris 7/01/2015

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Licence de brevet français, licence de brevet européen : comment organiser leur dépendance ?

Quand un brevet européen est donné en licence, celle-ci emporte-t-elle licence de la demande du brevet de base français ou faut-il à l’acte de licence l’indication de son bénéfice au titre français ?LICENCE DE BREVET FRANCAIS LICENCE DE BREVET EUROPEEN

L’article L614-14 prévoit :

Une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’un transfert, gage, nantissement ou d’une concession de droits d’exploitation, à peine de nullité.

Par dérogation à l’article L 613-9,  le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n’est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés à la demande de brevet européen ou au brevet européen a été inscrit au registre européen des brevets.

La demande de brevet français ou le brevet français et le droit de priorité pour le dépôt d’une demande de brevet européen ne peuvent être transférés indépendamment l’un de l’autre.

La réponse apportée par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2014 (qui se prononce sur d’autres questions également) . L’arrêt est ici

  • La situation des parties telle que précisée à cet arrêt :

…que la société Nergeco est titulaire de deux brevets européens respectivement déposés sous priorité de deux demandes de brevets français et délivrés sous le numéro EP 0 398 791, afin de couvrir « une porte à rideau relevable renforcée par des barres d’armature horizontales », et sous le numéro EP 0 476 788 pour une « porte à rideaux relevables » ; que le breveté et la société Nergeco France, titulaire d’une licence portant sur la partie française de ces brevets, selon contrat de management daté du 6 décembre 1990 et son annexe datée du 31 janvier 1991, inscrits au registre national des brevets le 3 juin 1998

  • La motivation sur la situation des licences des brevets européens et des brevets français

Vu les articles 1129, alinéa 1er, du code civil et L. 613-8 et L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon ces textes, qu’une obligation contractuelle doit avoir pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce ; que le contrat de licence de brevet est, à peine de nullité, constaté par écrit ; que, sous la même sanction, une demande de brevet français ou un brevet français et une demande de brevet européen ou un brevet européen ayant la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur, ne peuvent, pour les parties communes, faire l’objet indépendamment l’une de l’autre d’une concession de droits d’exploitation ;

Attendu que, pour déclarer la société Nergeco France recevable et bien fondée à agir, l’arrêt, écartant la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à raison de la nullité du contrat de licence portant sur le brevet européen n° EP 0 398 791 à défaut de concession simultanée de la licence sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée, retient que cette société étant, selon l’article 8 du contrat de management du 6 décembre 1990, « ipso facto » licenciée des brevets pour la France, la licence portant sur ce brevet figurant à l’annexe du 31 janvier 1991 incluait les demandes de brevets français correspondantes ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que ni le contrat de management, ni son annexe ne comportaient la concession des droits exclusifs d’exploitation sur les demandes de brevets français dont la priorité était revendiquée par ledit brevet européen, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


 

 

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Brevet, biosimilaire et substitution par les pharmaciens

La loi de financement de la sécurité sociale du 22 décembre qui vient d’être publiée à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 décembre, intéresse également le droit des brevets par le droit de substitution notamment.

Des économies sont attendues.

Objectif global d'économies 1,5 milliard d'euros ( source : rapport de la commission des affaires sociales 16 octobre 2014, p. 16)

La loi est ici .

La décision du Conseil Constitutionnel du 18 décembre 2014 est là.

La notion de biosimilaire est également à relever.

Article 61

Le second alinéa du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent b, peuvent être inscrits au répertoire des spécialités génériques les médicaments à base de plantes définis au 16° du présent article, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article L. 5121-14-1, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance active végétale, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente. Les médicaments à base de plantes sont considérés comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active végétale :

«-est conforme à la description des monographies communautaires élaborées par l’Agence européenne des médicaments, définies par la directive 2001/83/ CE du Parlement et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain ; et
«-n’est pas susceptible d’entraîner des différences significatives en termes d’efficacité thérapeutique ou d’effets indésirables.

Pour l’application du présent b, peuvent être inscrites au répertoire des spécialités génériques les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales, qui présentent la même composition qualitative et quantitative en substance, la même forme pharmaceutique et qui ont une activité thérapeutique équivalente à celle de la spécialité de référence. Les spécialités dont la ou les substances actives sont exclusivement une ou plusieurs substances minérales sont considérées comme ayant une composition qualitative identique dès lors que leur substance active minérale répond aux spécifications des monographies de la pharmacopée, lorsqu’elles existent, et qu’elle n’est pas susceptible d’entraîner des différences significatives en termes d’efficacité thérapeutique ou d’effets indésirables ; ».

Article 62

I.-Le même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase de l’article L. 5125-23-2, après le mot : « biologique », sont insérés les mots : « ou un médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif » ;
2° Après l’article L. 5125-23-3, il est inséré un article L. 5125-23-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125-23-4.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament administré par voie inhalée à l’aide d’un dispositif prescrit, un médicament administré par voie inhalée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le médicament administré par voie inhalée délivré appartient au même groupe générique, défini au b du 5° de l’article L. 5121-1 ;
« 2° La substitution est réalisée en initiation de traitement ou afin de permettre la continuité d’un traitement déjà initié avec le même médicament administré par voie inhalée ;
« 3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution ;
« 4° Le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ; cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162-16 du même code.
« Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament administré par voie inhalée prescrit un médicament administré par voie inhalée du même groupe, il inscrit le nom de la spécialité qu’il a délivrée sur l’ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.
« Le pharmacien assure la dispensation de ce même médicament administré par voie inhalée lors du renouvellement de la prescription ou d’une nouvelle ordonnance de poursuite de traitement.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de substitution du médicament administré par voie inhalée et d’information du prescripteur à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec la même spécialité, sont précisées par décret en Conseil d’Etat. »

II.-Au cinquième alinéa de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale, la référence : « ou de l’article L. 5125-23-3 » est remplacée par les références : «, de l’article L. 5125-23-3 ou de l’article L. 5125-23-4 ».

Article 63

I.-L’article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 162-22-7-2.-Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-22-10 applicables aux prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-6 répondant aux conditions définies au deuxième alinéa du présent article sont minorés d’un montant forfaitaire, lorsque au moins une spécialité pharmaceutique mentionnée à l’article L. 162-22-7 est facturée en sus de cette prestation. Ce montant forfaitaire est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La minoration forfaitaire s’applique aux prestations d’hospitalisation pour lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162-22-7 est au moins égale à 25 % de l’activité afférente à ces prestations et lorsque ces spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste.
« La liste des prestations d’hospitalisation concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Le montant de la minoration ne peut en aucun cas être facturé aux patients. »

II.-Le présent article s’applique à compter du 1er mars 2015.

 

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Brevetabilité des cellules souches

Le régime des cellules souches embryonnaires humaines et leur éventuelle exclusion de la brevetabilité par l’article 6 de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques sont à nouveau examinés par la Cour de Justice.L’importance de cet arrêt du 18 décembre 2014 est soulignée par la formation de la Cour de Justice : la Grande Chambre. Affaire C‑364/13, International Stem Cell Corporation C/ Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks. L’arrêt est ici.

Son impact est considérable pour la recherche.

La question préjudicielle posée par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) à la Cour de Justice :

«Les ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer, et qui, à la différence des ovules fécondés, contiennent uniquement des cellules pluripotentes et ne sont pas en mesure de se développer en êtres humains, sont-ils visés par l’expression ‘embryons humains’ [figurant] à l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44[...]?»

Le contexte technique à la question posée

17      La juridiction de renvoi expose que la parthénogenèse consiste en l’activation d’un ovocyte, en l’absence de spermatozoïdes, par un ensemble de techniques chimiques et électriques. Cet ovocyte, dénommé «parthénote», serait en mesure de se diviser et de se développer. Cependant, selon les connaissances scientifiques actuelles, les parthénotes mammaliens ne pourraient jamais se développer jusqu’à terme en raison du fait que, à la différence d’un ovule fécondé, ils ne contiennent pas d’ADN paternel, lequel est nécessaire au développement du tissu extraembryonnaire. S’agissant des parthénotes humains, il aurait été démontré que ceux-ci se développent uniquement jusqu’au stade du blastocyste, en cinq jours environ.

La Cour relève un point essentiel :

35      …… l’affaire au principal porte uniquement sur la qualification, au regard de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, d’un parthénote humain en tant que tel, et non d’un parthénote qui ferait l’objet d’interventions additionnelles relevant du génie génétique.

La Cour distingue ainsi cette affaire de l’arrêt Brüstle :

27      Il résulte ainsi de l’arrêt Brüstle (EU:C:2011:669) qu’un ovule humain non fécondé doit être qualifié d’«embryon humain», au sens de l’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44, pour autant que cet organisme est «de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain».

28      Comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 73 de ses conclusions dans la présente affaire, cette expression doit être entendue en ce sens que, pour pouvoir être qualifié d’«embryon humain», un ovule humain non fécondé doit nécessairement disposer de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain.

La décision de la Grande Chambre de la Cour de justice du 18 décembre 2014

L’article 6, paragraphe 2, sous c), de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, doit être interprété en ce sens qu’un ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogenèse, a été induit à se diviser et à se développer ne constitue pas un «embryon humain», au sens de cette disposition, si, à la lumière des connaissances actuelles de la science, il ne dispose pas, en tant que tel, de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.

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Contre-réforme à la loi Macron : la nationalisation des activités des conseils en propriété industrielle et de celles des avocats en contentieux des brevets

Le projet de loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron,  qui vise à libéraliser les activités du droit, suscite de nombreuses réactions. Actuellement les acteurs des brevets ne sont pas concernés. Les conseils en propriété industrielle ne sont pas cités dans les professions à réformer (les règles relatives à leur publicité modifieront-elles leur pratique?) et les débats qui partagent les avocats ne sont pas liés aux procès en contrefaçon ou en nullité des brevets.

Mais le monde de la propriété industrielle qui vient de connaître la centralisation des contentieux devant le Tribunal de grande instance de Paris et attend avec intérêt le brevet européen et qui se réjouit de l’installation prévue à Paris de la division centrale de la JUB, restera-t-il en dehors de ces débats ?En réponse au projet Macron, celui présenté par le collectif « Cohérence socialiste », ici,  mené par  la députée socialiste Karine Berger, en charge de l’économie au PS, , propose d’ajouter 4 chapitres au projet de loi

Le 1er chapitre prévoit :

1. La refonte de toute la protection de la propriété intellectuelle en France, en particulier en direction des PME/ETI

Le premier fléau à combattre est le vol de la propriété industrielle des PME et des ETI dans la violence de la mondialisation. Les entreprises de certains pays n’hésitent pas à commander chaque pièce d’un catalogue pour copier partiellement des produits, qui ont demandé plusieurs années de recherche.

Sur le modèle américain et italien, nous proposons :

- que déposer en brevet en France permette de couvrir toute l’Europe pour 1500 euros comme aux Etats-Unis (actuellement c’est 36000 euros)

- mettre en place dans les tribunaux de commerce des cellules dédiées à la défense de la propriété intellectuelle

-  installer une agence de protection de la propriété intellectuelle pour les PME et les ETI, en charge de toutes les procédures d’enregistrement des brevets et surtout de protection pro-active dans les pays étrangers, y compris des poursuites juridiques. Pour un coût modique car en partie socialisé.

Ces mesures permettraient aux entreprises de déposer dix fois plus de brevets dans tous les pays européens, et valable sur toute l’Europe. L’effet levier pour l’investissement en recherche serait considérable.

Le texte complet du projet de Cohérence socialiste est accessible ici.

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Recours contre une décision du Directeur de l’INPI : le rôle de l’avocat

L’arrêt du 2 décembre 2014 rappelle la rigueur qui s’attache au recours contre les décisions du Directeur de l’INPI et le rôle de l’avocat.

La chronologie

20 juin 2011 : dépôt de la demande de brevet n°11 55 386 au nom de M.  C………

17 septembre 2012 : rejet de la demande pour absence de réponse aux antériorités du rapport de recherche préliminaire.

22 novembre 2013 : recours en restauration.

17 mars 2014 : décision d’irrecevabilité du directeur général de l’Institut national de la propriété pour tardiveté de ce recours.

16 avril 2014 : recours par M. C……

La Cour rejette le recours

Considérant qu’aux termes de l’article R411-25 du code de la propriété intellectuelle, ‘Le déclarant peut, devant la cour d’appel, se faire assister ou représenter par un avocat’ ;

Considérant qu’il résulte de l’article R411-21 du même code que si la déclaration de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne contient pas l’exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit la déclaration ;

Qu’en l’espèce, alors que la déclaration de recours n’était pas motivée, l’exposé des moyens invoqués à l’appui du recours a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 20 mai 2014 au greffe de la cour d’appel, par la société Réseau Multiservices, qui n’avait pas qualité pour le faire ;

Qu’il en résulte que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de moyens valablement exposés ;

La décision du 2 décembre 2014

Déclare irrecevable le recours formé le 16 avril 2014 par M. C……. à l’encontre de la décision du 17 mars 2014 , par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a déclaré irrecevable son recours en restauration des droits attachés à la demande de brevet n°11 55 386,

 

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Procès en matière de Brevet : la communication électronique entre les avocats et les juridictions.

La communication électronique entre les avocats et les juridictions, véritable progrès que connaissent également les usagers des offices de propriété industrielle,  a toutefois amené à des difficultés. Comment, en effet, communiquer simultanément avec les conclusions des pièces qui, souvent en matière de brevet, mais également dans les autres branches de la propriété industrielle sont d’un volume qui leur interdit un même envoi électronique.

L’article 906 du Code de procédure civile dispose :

« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. »

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation par son arrêt du 5 décembre 2014 vient de le dire, il n’y a pas de sanction automatique.

Cet arrêt n’est pas intervenu en matière de brevet, mais son importance pratique mérite qu’il soit cité sur ce blog .

Mais attendu qu’ayant relevé que la société intimée, à qui les appelants avaient communiqué leurs pièces quelques jours après la notification des conclusions au soutien desquelles elles étaient produites et qui avait conclu à trois reprises et pour la dernière fois en décembre 2011, avait été en mesure, avant la clôture de l’instruction le 2 octobre 2012, de répondre à ces pièces et, souverainement retenu que les pièces avaient été communiquées en temps utile, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu de les écarter ;

L’arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation du 5 décembre 2014 est ici

L’article 906 du Code de procédure civile est .

 

 

 

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Pas de contrefaçon par fourniture de moyens à propos d’un consommable

L’arrêt du 25 novembre 2014 de la Cour de Paris cité amplement au précédent post mérite également de s’y arrêter pour ses développements  qui rejettent la demande en contrefaçon par fourniture de moyens à propos de la commercialisation d’un consommable à intégrer à l’appareil breveté.

Considérant qu’en ce qui concerne l’existence d’actes de contrefaçon indirecte par fourniture de moyens au sens de l’article L 613-4, il convient de relever que selon la SA SCA Tissue France elle-même son invention consiste en la nouvelle combinaison entre d’une part, part un papier toilette spécifique et d’autre part, l’utilisation d’une buse de distribution des feuilles associée à une bande de ce papier spécifique prédécoupée, de telle manière à avoir une distribution des feuilles une à une, avec un froissement réduit à la sortie de la buse (pages 10 et 11 de ses conclusions) ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il s’agit d’une invention de combinaison consistant dans l’association de moyens (papier toilette et buse) coopérant, en raison notamment de leur agencement particulier tel que décrit au brevet, en vue d’un résultat commun (distribution des feuilles une à une, peu froissées) ; que seul l’agencement des moyens coopérant entre eux en vue d’un résultat commun est protégé par le brevet ;

Considérant que dans un tel cas le moyen se rapportant à un élément essentiel de l’invention brevetée au sens de l’article L 613-4, ne peut consister dans l’un seulement des éléments combinés, pour le seul motif que ce moyen (en l’espèce le rouleau de papier) entre dans la constitution de l’invention et contribue au résultat qu’elle produit ;

Considérant au surplus qu’il ne saurait y avoir de contrefaçon par fourniture de moyens lorsque est fourni comme en l’espèce un consommable à intégrer au dispositif breveté, ce dernier existant indépendamment du consommable lui-même ;

Considérant dès lors que la seule livraison ou offre de livraison de rouleaux de papier toilette pouvant être intégrés au dispositif breveté ne saurait constituer un acte distinct de contrefaçon par fourniture de moyens ;

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Infirmation d’un jugement d’annulation de la partie française d’un brevet européen, après le rejet de ce même motif d’insuffisance de description par la Chambre de Recours de l’OEB

La procédure d’opposition d’un brevet européen conduit souvent le juge français à examiner une demande de sursis dans l’attente de la décision de l’OEB. L’arrêt du 25 novembre 2014 de la Cour de Paris changera-t-il les pratiques ?

21 juillet 2005 : dépôt de la demande de brevet européen par SAS Georgia Pacific France (aujourd’hui dénommée SCA Tissue France) et intitulé ‘Distributeur de papier toilette dans lequel est logé le rouleau de papier toilette et le distributeur‘.

14 avril 2010 : délivrance du brevet européen n° EP 1 799 083 avec désignation de la France.

8 février 2011 : saisie-contrefaçon à la requête de  SCA Tissue France dans les locaux des sociétés Sipinco et Global Hygiène  et dans les locaux d’un tiers.

9 et 10 mars 2011 : sont assignées les sociétés Sipinco et Global Hygiène  pour contrefaçon des revendications 1 à 9 de son brevet EP 1 799 083.

SAS Global Hygiène fait opposition au brevet européen.

SCA Tissue France demande le sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’OEB.

14 mars 2013 : le TGI de Paris rejette la demande de sursis et annule la partie française du brevet pour insuffisance de description.

4 juillet 2013 : appel par SCA Tissue France.

Que dit la Cour de la demande de sursis à statuer ?

Considérant que la SAS SCA Tissue France reprend devant la cour sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre de recours technique de l’Office européen des brevets (OEB) dans la procédure d’opposition formée à l’encontre du brevet EP 1 799 083 ;

Qu’elle fait valoir que le prononcé d’un arrêt par la cour de céans avant l’intervention de la décision de la chambre de recours technique de l’OEB emporte le risque de décisions contradictoires, cette procédure en cours ayant lieu entre les mêmes parties et étant fondée sur les mêmes moyens ;

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco s’opposent à cette demande en rappelant que la décision de l’OEB ne peut s’imposer à l’ordre judiciaire ;

Considérant qu’en cours de délibéré, comme il l’a été demandé par la cour, il a été indiqué que le 13 octobre 2014 la chambre de recours technique de l’OEB a confirmé la décision du 06 août 2013 de la division d’opposition de l’OEB rejetant l’opposition formée contre le brevet EP 1 799 083 et maintenant ledit brevet tel que délivré, sans modification ;

Considérant dès lors que la demande de sursis à statuer est devenue sans objet ;

Que devient la demande en nullité de la partie française du brevet qui a été prononcée par le Tribunal ?

14 mars 2013 : Le TGI a « dit que la partie française du brevet européen EP 1 799 083 B1 est nulle pour insuffisance de description (revendications 1 à 9) »,

Mais la Cour de Paris va infirmer le jugement. Comme l’insuffisance de description était aussi invoquée devant l’OEB, les décisions du 13 octobre 2014 et du 6 août 2013 ont – elles été prises en compte à l’arrêt du 25 novembre 2014 ? ( L’arrêt du 25 novembre 2014 et la décision de la Chambre de recours du 13 octobre 2014 sont en bas du post)

Notons la définition de l’homme du métier donnée par la Cour de Paris

Considérant que selon la SAS SCA Tissue France l’homme du métier est un technicien des papiers toilette et de leurs distributeurs à destination des collectivités tandis que pour les sociétés Global Hygiène et Sipinco l’homme du métier de référence est celui des feuilles d’essuyage au sens large, sous forme de rouleau – englobant les feuilles de papier toilette – et de leurs distributeurs permettant un dévidage feuille à feuille du papier ;

Considérant que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;

Considérant qu’en l’espèce l’homme du métier est un spécialiste des papiers toilette et de leurs distributeurs à destination des collectivités, connaissant les différences existant entre les différents types de papiers d’hygiène et cherchant à résoudre le problème posé, à savoir concevoir un distributeur de papier toilette feuille à feuille, avec une buse de distribution qui délivre des feuilles de papier peu froissées en sortie de la buse ;

La Cour de Paris va rejeter la demande en nullité de la revendication 1 du brevet pour absence d’activité inventive au regard de 8 documents. (Le lecteur pourra se reporter à l’arrêt et à la décision de la Chambre de recours pour comparer les documents cités et leur analyse, ensemble trop long pour ce post)

Citons encore l’arrêt de la Cour de Paris à propos de la demande en nullité des revendications dépendantes

Considérant que les sociétés Global Hygiène et Sipinco soulèvent la nullité des revendications dépendantes 2 à 9 pour défaut d’activité inventive en se fondant sur les mêmes documents ci-dessus analysés ;

Considérant que la revendication 2 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elle renvoie directement, que la revendication 3 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 et 2, que la revendication 4 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 3, que la revendication 5 se trouve placée sous la dépendance des revendications 1 à 4, qu’ainsi les revendications 3 à 5 renvoient directement à la revendication 1 ;

Que la revendication 6 se trouve placée sous la dépendance de la revendication 5, que la revendication 7 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 et 6, que la revendication 8 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 à 7 et que la revendication 9 se trouve placée sous la dépendance des revendications 5 à 8, qu’ainsi les revendications 6 à 9 se trouvent également sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient indirectement ;

Considérant en conséquence que les revendications 2 à 9 tirent leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ;

Considérant dès lors que les sociétés Global Hygiène et Sipinco seront déboutées de leur demande subsidiaire en annulation de la partie française du brevet européen EP 1 799 083 pour absence d’activité inventive ;

La contrefaçon a été retenue , un prochain post y reviendra.

L’arrêt de la Cour de Paris du 25 novembre 2014 est ici

La décision de la Chambre de recours technique du 13 octobre 2014 est

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Quand le juge est saisi d’une action en contrefaçon d’une demande de brevet français, jusqu’à quelle date ordonne-t-il le sursis à statuer ?

Le post précédent a déjà traité d’une question de sursis. D’autres faits présentés au juge lui permettent  le 24 octobre également de rendre une décision intéressante.

La chronologie

30 mars 2012 : dépôt d’une demande de brevet français par la société REWAH et par C….

4 octobre 2013 : publication de la demande.

5 décembre 2013 : la société REWAH et C…. assignent la société LAPRO ENVIRONNEMENT en contrefaçon.

17 juin 2014 : la société LAPRO ENVIRONNEMENT demande le sursis non seulement dans l’attente de la délivrance de la demande française, mais également de la demande européenne qui en est issue.

Voyons ce que dit le juge sur ce double sursis

En application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est postérieurement à sa désignation, exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figure la demande de sursis à statuer.

En vertu des dispositions de l’article L615-4 du code de la propriété intellectuelle, les faits antérieurs à la date à laquelle la demande de brevet a été rendue publique ou à la date de la notification aux tiers de la demande, ne sont pas considérés comme ayant porté atteinte aux droits attachés au brevet.

Entre la date précitée et celle de la publication de la délivrance du brevet le brevet n’est opposable que dans la mesure où les revendications n’ont pas été étendues après la première de ces dates.

Le tribunal saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement d’une demande de brevet, sursoit à statuer jusqu’à la délivrance du brevet.

En l’occurrence les demandeurs fondent leur action, sur une demande de brevet français n° FR 12/52893, déposée.le 30 mars 2012 et publiée le 04 octobre 2013 sous le n° FR 298862 mais qui n’a pas encore été délivrée.

Il apparaît donc nécessaire d’ordonner le sursis à statuer ,jusqu’à la délivrance du brevet français.

En outre, en application des dispositions de l’article L 614-15 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français qui couvre la même invention qu’un brevet européen demandé par le même inventeur (….) sursoit à statuer jusqu’à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l’article L614-13 ou jusqu’à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée ou le brevet européen révoqué.

Lorsque l’action en contrefaçon est formée initialement sur la base du seul brevet français, le demandeur peut poursuivre son action, en substituant le brevet européen au brevet français (lequel cesse de produire ses effets).

Or en l’espèce les demandeurs ont formé une demande internationale de brevet sous priorité française le 29 mars 2013, sous le n° WO 2013/144522, dont pourrait être issue une demande de brevet européen désignant la France.

L’invention visée dans le cadre de ces demandes est identique et les revendications de ces deux demandes de brevet sont rédigées en des termes strictement identiques.

Le sursis à statuer doit donc être étendu jusqu’à la délivrance ou le rejet de la demande de brevet européen.

La décision

Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente de la délivrance du brevet français nOFR 12/52893 et dans l’attente de la délivrance de la demande internationale de brevet n° W02013 / 144522

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Opposition à un brevet européen et action en contrefaçon : le sursis à statuer jusqu’à quel événement ?

Quand une opposition est déposée contre la délivrance d’un brevet européen,  jusqu’à quelle date le juge saisi d’une demande en contrefaçon va-t-il sursoir à statuer ?

Illustration avec la décision du 24 octobre 2014.

Le brevet « EP 767 » porte sur un système et procédé de dépôt de bagage.

6 octobre 2010 : publication de la délivrance du brevet.

Juillet 2011 : opposition par un tiers, un cabinet de C.P.I. français,  à la délivrance du brevet.

5 novembre 2012 : ordonnance autorisant les sociétés SCARABEE et BAGDROP respectivement titulaire et licenciée du brevet européen « EP767 » à procéder à une saisie-contrefaçon.

25 avril 2013 : saisie-contrefaçon.

24 mai 2013 : assignation de la société AEROPORT DE PARIS.

19 juillet 2013 : intervention de ADP à l’opposition au brevet EP767.

10 février 2014 : ADP demande au juge français d’ordonner un sursis jusqu’à la décision définitive de l’OEB.

11 février 2014 : SCARABEE dépose à l’OEB des revendications modifiées.

18 septembre 2014 : SCARABEE et BAGDROP demande également le sursis jusqu’à la décision de la Division d’opposition.

Les parties sont donc d’accord sur un sursis, mais pas sur son terme.

Que dit le juge :

L’action en contrefaçon est fondée sur le brevet européen, dont est titulaire la société SCARABEE, à l’encontre duquel il a été formé opposition, l’examen étant actuellement en cours devant la division d’opposition de l’OEB.

Les dispositions de l’article L614-15 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l’espèce et il appartient dès lors au juge d’apprécier l’opportunité de prononcer un sursis, dans l’attente des suites données à l’opposition.

En l’occurrence, outre les parties s’accordent sur le sursis à statuer, il apparaît que la décision de la division d’opposition est susceptible d’avoir une incidence sur la procédure actuellement en cours, fondée sur le brevet EP7 67.

En effet, les revendications du brevet sont susceptibles d’être modifiées, voire révoquées dans le cadre de la procédure d’opposition et se trouvent donc affectées d’un aléa, quant à leur existence et à leur teneur.

Le sursis à statuer est donc justifié au regard d’une bonne administration de la justice.

La décision à intervenir de la division d’opposition est susceptible de recours suspensif devant la Grande chambre de recours de l’OEB, de sorte qu’il est légitime d’étendre le sursis à statuer, y compris au recours, le cas échéant et jusqu’à l’obtention d’une décision définitive statuant sur la validité du brevet.

 

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Licence FRAND, abus de position dominante et action en contrefaçon : de nouvelles conditions à respecter pour le titulaire du brevet ?

Les conclusions de l’avocat général  M. Melchior WATHELET dans le litige Huawei Technologies Co. Ltd contre ZTE Corp.,ZTE Deutschland GmbH sur les questions préjudicielles du  Landgericht Düsseldorf viennent d’être publiées. Ici

Leurs conséquences se limiteront-elles aux brevets essentiels à une norme comme en l’espèce ou bien portent-elles, en germe, de nouvelles conditions à l’action en contrefaçon selon le comportement du contrefacteur ?

À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Landgericht Düsseldorf de la manière suivante:

1)         L’introduction par le titulaire d’un brevet essentiel à une norme, qui s’est engagé envers un organisme de normalisation à octroyer aux tiers une licence à des conditions FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory), à savoir à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, d’une demande de mesures correctives ou d’une action en cessation à l’encontre d’un contrefacteur, en application, respectivement, de l’article 10 et de l’article 11 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui peuvent conduire à l’exclusion des marchés couverts par la norme des produits et des services du contrefacteur d’un brevet essentiel à une norme, constitue un abus de sa position dominante en application de l’article 102 TFUE s’il est démontré que le titulaire d’un brevet essentiel à une norme n’a pas respecté son engagement alors que le contrefacteur se montre objectivement prêt, désireux et apte à conclure une telle licence.

2)         Le respect de cet engagement implique que, avant d’introduire une demande de mesures correctives ou une action en cessation et sous peine d’abuser de sa position dominante, le titulaire d’un brevet essentiel à une norme doit, sauf s’il est établi que le contrefacteur présumé en est pleinement informé, avertir ce dernier, par écrit et avec motivation de l’infraction en cause en précisant le brevet essentiel à une norme pertinent et de quelle façon il est enfreint par le contrefacteur. Le titulaire d’un brevet essentiel à une norme doit en tout état de cause transmettre au contrefacteur présumé une offre écrite de licence à des conditions FRAND qui devra contenir toutes les conditions figurant habituellement dans une licence dans la branche d’activité concernée, en particulier le montant précis de la redevance et la façon dont il est calculé.

3)         Le contrefacteur doit réagir à cette offre de manière diligente et sérieuse. S’il n’accepte pas l’offre du titulaire d’un brevet essentiel à une norme, il doit sous un bref délai soumettre à ce dernier une contre-offre écrite raisonnable relative aux clauses avec lesquelles il est en désaccord. L’introduction d’une demande de mesures correctives ou d’une action en cessation ne constitue pas un abus de position dominante si le comportement du contrefacteur est purement tactique et/ou dilatoire et/ou non sérieux.

4)         Si les négociations ne sont pas entamées ou n’aboutissent pas, le comportement du contrefacteur présumé ne saurait être considéré comme dilatoire ou non sérieux s’il demande la fixation de conditions FRAND soit par une juridiction, soit par un tribunal arbitral. Dans ce cas, il est légitime de la part du titulaire d’un brevet essentiel à une norme de demander au contrefacteur soit de constituer une garantie bancaire pour le paiement des redevances, soit de déposer une somme provisoire auprès de la juridiction ou du tribunal arbitral pour l’exploitation passée et à venir de son brevet.

5)         Le comportement d’un contrefacteur ne saurait non plus être considéré comme dilatoire ou non sérieux lors des négociations d’une licence à des conditions FRAND s’il se réserve le droit, postérieurement à la conclusion d’une telle licence, de contester devant une juridiction ou un tribunal arbitral la validité de ce brevet, son usage de l’enseignement du brevet et le caractère essentiel du brevet à la norme en cause.

6)         L’introduction par le titulaire d’un brevet essentiel à une norme d’une demande en justice tendant à la fourniture de données comptables ne constitue pas un abus de position dominante. Il incombe à la juridiction en cause de veiller à ce que la mesure soit raisonnable et proportionnée.

7)         L’introduction par le titulaire d’un brevet essentiel à une norme d’une demande de dommages et intérêts pour des actes d’exploitation passés visant uniquement à le dédommager pour les infractions antérieures à son brevet ne constitue pas un abus de position dominante.

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Quand le silence de l’INPI vaut décision

L’article 1 de la loi 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens dispose notamment:

…..

  1. I. ― La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :
    ……
    2° L’article 21 est ainsi rédigé :
    « Art. 21.-I. ― Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.
    « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.
    « Le premier alinéa n’est pas applicable et, par dérogation, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
    « 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
    « 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
    « 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
    « 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ;
    …..

( Le lecteur avisé se reportera au premier commentaire qui cite un autre article )

Un tableau indique les procédures pour lesquelles le silence gardé par l’administration vaut décision De celui-ci, quelques extraits qui intéressent l’INPI ( 1ère colonne : l’objet de la demande. 2ème colonne autorité compétente. 3ème colonne : délai de naissance de la décision. 4ème colonne : article de référence).

Et aussi

Le  tableau complet est ici

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Action en revendication d’un brevet US et d’une demande de brevet européen contre une société US : le principe absolu de territorialité des brevets

L’arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la Cour de Paris se prononce sur la détermination du juge compétent pour examiner une action en revendication de la propriété d’une demande de brevet européen et de celle d’un brevet nord-américain, tous deux ayant la même priorité un brevet nord-américain également.

Ce litige oppose une société française à une société nord-américaine, la déposante des deux brevets litigieux.

Cet arrêt  confirme l’incompétence territoriale constatée par le Tribunal de grande instance de Paris et énonce un principe qualifié d’absolu celui de la territorialité des brevets.

Deux articles étaient invoqués par la société française

L’article 14 du Code civil : L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

L’article 46 du Code de procédure civile :   Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :  …. – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

La situation des titres

Considérant que l’action de la société M……. tend au fond à revendiquer la demande d’un titre européen , dont la délivrance est, de ce fait, actuellement suspendue et à obtenir qu’un brevet américain suive le même sort quant à la propriété ;

Considérant que ce brevet américain n’apparaît pas comme un simple accessoire d’une demande de titre européen, ni comme son prolongement, dès lors que sa demande est, ainsi que justement relevé par le premier juge, antérieure à celle en cause, et que cette dernière, comme le brevet américain, revendique le bénéfice d’une demande provisoire américaine préexistante ;

Le transfert sollicité et l’action en responsabilité délictuelle

Considérant, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la juridiction française n’est pas compétente pour prescrire un changement autoritaire du titulaire du brevet américain, force est de constater que la demande tendant à voir ordonner à l’intimée de procéder à ce transfert tend indirectement à modifier la propriété d’un brevet autre qu’européen, en ordonnant au propriétaire actuel de transférer le titre, avec inscription dans le registre d’une autorité étrangère ;

Que, certes, il doit être admis qu’une action en revendication d’une demande de brevet européen peut être doublée d’une action en responsabilité civile, soumise aux règles ordinaires de compétence, tendant à obtenir, à titre de réparation, le transfert éventuellement sous astreinte d’un brevet étranger correspondant, mais il convient de rappeler qu’en matière délictuelle n’est compétente, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (situé en l’espèce aux Etats-Unis et non en France) que la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

Qu’à cet égard, le premier juge a justement relevé qu’en la cause <<tant le lieu du fait dommageable que celui où le dommage a été subi ne sont pas situés en France puisqu’ils résultent du dépôt aux Etats-Unis de la demande de brevet>> ; qu’en effet le fait dommageable ne s’est pas produit en France, s’agissant de la délivrance par l’office américain des brevets d’un titre américain, et si l’appelante soutient que le dommage qui en résulterait dépasserait les limites du seul territoire américain et aurait des conséquences immédiates et directes en France, lieu où elle exerce ses activités et a son siège social, force est de constater qu’en France seul un titre français ou assimilé permet de se prévaloir d’un monopole sur une invention ; que dans l’ordre international d’éventuelles répercussions en France du détournement à l’étranger d’un titre étranger ne saurait permettre une extension de la compétence territoriale à la juridiction française ;

Considérant qu’aucun critère ordinaire de compétence ne s’avère ainsi réalisé en France, comme pertinemment retenu en première instance, et le privilège de juridiction invoqué en appel n’apparaît pas plus pouvoir être utilement invoqué dès lors qu’il se heurte au principe absolu de territorialité des brevets, et qu’une demande de brevet européen est indépendante d’un brevet préalablement obtenu pour la même invention dans un pays tiers ;

La décision

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments d’appréciation que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent en la cause pour statuer sur les demandes relatives au transfert du brevet américain, lesquelles relèvent d’une juridiction étrangère ; qu’il convient, en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ces chefs en application de l’article 96 du Code de procédure civile ;

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Compétence exclusive des juridictions parisiennes en matière d’inventions de salarié.

L’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 14 octobre 2014 se prononce sur la juridiction compétente pour examiner le contentieux relatif à une invention de salarié. Rappelons que le décret du 9 octobre 2009 a donné une compétence exclusive au Tribunal de grande instance de Paris pour connaître les actions en matière de brevets d’invention. ( Plusieurs décisions en matière de contrefaçon de brevet ont déjà été citées sur ce blog, c’est ici )Très brièvement les faits :

Antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009, la société, l’ancien employeur, saisit le Tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action en revendication de la propriété du brevet.

5 février 2013 : le Tribunal de grande instance de Bordeaux fait partiellement droit aux demandes de la société, mais condamne celle-ci à verser un juste prix à l’ancien salarié.

28 février 2013 : la société fait appel du jugement devant la Cour d’appel de Bordeaux puis en mai elle conclut.

L’ancien salarié conclut également dans la procédure à Bordeaux.

11 juillet 2013 : second appel devant la Cour d’appel de Paris par la société.

Curieusement comme le relève la Cour d’appel de Bordeaux « aucune des parties n’a soulevé devant le magistrat chargé de la mise en état l’incompétence de la cour d’appel de Bordeaux au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître du litige les opptosan »

Devant la Cour d’appel de Bordeaux, l’ancien employeur demande « à la cour de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour de Paris purgée de tout recours sur le fond… ». De son côté, l’ancien salarié considère que seule la Cour d’appel de Bordeaux est compétente puisque première saisie par l’ancien employeur.

Sur la compétence de ce contentieux en invention de salarié

Après un rappel des textes applicables, la Cour de Bordeaux retient :

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 20 juin 2012, a considéré qu’il résultait de la combinaison des articles L 615-17, D 631-2 et D 211-6 précités que cette cour était exclusivement compétente en matière de brevet d’invention à la date d’entrée en vigueur du décret du 9 octobre 2009 , même si l’article D 211-6 , pris isolément, ne visait que la juridiction du premier degré ; que la substitution de cette cour s’induisait des dispositions spéciales de l’article 6 du décret et constituait une dérogation aux règles de droit commun pour les autres cours d’appel normalement amenées à connaître de l’appel des jugements des juridictions situées dans leur ressort.

A noter l’absence de conséquence au premier appel de l’ancien employeur devant la Cour de Bordeaux au regard de l’impératif d’une bonne administration de la justice

Eu égard aux textes applicables en la matière et au contexte jurisprudentiel ci-dessus mentionné, M. L ne peut valablement soutenir, pour s’opposer à la demande de sursis à statuer, que la société ….. s’est contredite aux dépens d’autrui en exerçant la voie de l’appel successivement devant deux juridictions différentes, ni qu’elle n’a pas respecté le principe de concentration des moyens.

Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris.

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La Cour de Lyon rappelle l’exigence du contradictoire

La Cour d’appel de Lyon, le 16 octobre 2014, rappelle l’importance du principe du contradictoire.

Cet arrêt intervient sur une requête initiale fondée sur les articles 493 et 812 du Code de procédure civile, La société requérante invoquant l’atteinte à son savoir – faire bien qu’elle fasse également état de sa titularité sur :

« …un procédé dénommé C….. avec les brevets et le savoir-faire qui en résultent et plus particulièrement d’un brevet de procédé et d’un certificat d’utilité revendiquant un procédé de fabrication de pièces moulées puis forgées comprenant un ou deux évidements et installation de mise en oeuvre empruntant au savoir faire du procédé C…. auquel s’ajoute le savoir faire qui leur est propre » ,

Cette société a donc fait procéder à un constat au siège de la société adverse, celle-ci a obtenu du juge la rétractation de l’ordonnance su requête.

C’est l’appel de cette décision de rétraction, qui est soumis à la Cour de Lyon.

Attendu que le principe du contradictoire est un des principes fondateurs de la procédure civile française, au point que les dispositions liminaires du code de procédure civile et notamment son article 16 rappellent au juge qu’il doit,en toutes circonstances, le faire observer et l’observer lui même;

Qu’en l’espèce la requête initiale était notamment fondée sur l’article 493 du code de procédure civile, article qui dispose que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse »;

Qu’il s’en déduit qu’il appartenait au demandeur à la requête de motiver les circonstances particulières qui justifiaient, selon lui, que la mesure d’instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement; Que cependant la requête du 14 novembre 2013 ne présente aucune motivation spécifique justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire;

Qu’au surplus, dans la mesure où les parties s’opposaient déjà devant la troisième chambre du tribunal de grande instance de LYON dans le cadre d’une procédure au fond, il eut été facile pour la société [ la requérante] de saisir le juge de la mise en état pour solliciter, de façon contradictoire, des mesures d’instruction identiques, ce qu’elle n’a pas fait;

Qu’elle n’expliquait pas davantage, dans sa requête, en quoi cette saisine du juge de la mise en état avait été impossible;

Qu’en appel la requérante prétend justifier ce non respect du contradictoire par la nécessité d’un « effet de surprise » afin d’éviter que la société …. ne fasse disparaître les documents stockés sur son système informatique; Qu’en premier lieu le simple fait de mentionner la nécessité d’un effet de surprise ne suffit pas à caractériser les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction; Qu’en second lieu, même à supposer que, dans le cadre d’une mesure contradictoire, la société ….. ait effacé des données informatiques de son disque dur, il eut été facile à un expert en informatique de reconstituer les données effacées dans le cadre de sa mission; Que l’argument tiré de l’effet de surprise est donc dépourvu de toute pertinence;

Que la simple lecture de la requête et de l’ordonnance subséquente du 15 novembre 2013 démontre qu’elles ne comportent ni l’une ni l’autre une quelconque motivation caractérisant la nécessité de déroger au principe de la contradiction; Que cette simple constatation suffit à justifier la rétractation de cette ordonnance;

Qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance du 27 mai 2014 en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance du 15 novembre 2013 parce que celle-ci, pas plus que la requête, ne justifiaient que la mesure ordonnée soit prise non contradictoirement;

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Brevet sur les séquences génétiques : l’accident industriel ou agricole et la présence fortuite

La loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt qui est ici, prévoit une  exception aux droits du breveté à son article 57.

L’article L. 613-2-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette protection ne s’applique pas en cas de présence fortuite ou accidentelle d’une information génétique brevetée dans des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes. »

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Preuve de la contrefaçon et de la concurrence déloyale : la photo prise depuis un satellite !

La preuve de la contrefaçon viendrait-elle du ciel ?

L’arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la Cour d’appel de Paris dans un litige qui oppose le titulaire d’un brevet et son licencié à un présumé contrefacteur– la Cour de Paris écarte finalement la contrefaçon mais retient la concurrence déloyale- accepte comme élément de preuve un  cliché obtenu par un satellite.

Précisions que  la machine en cause dont la taille n’est pas indiquée à l’arrêt comme d’ailleurs la résolution utilisée par le satellite, est une machine automatique tractée pour  enfouir des plants de vigne et des piquets .

Ce mode de preuve apparait aux détours des débats quand les parties s’opposent sur les pièces qui peuvent être valablement produites consécutivement aux rétractations des ordonnances  ayant autorisé les saisies.

Considérant que s’agissant des photographies (pièces 5 et 6), dont il n’est plus contesté qu’elles ne relèvent pas des opérations de saisies litigieuses, aucun élément ne permet de retenir qu’elles aient nécessité une intrusion dans un lieu privé alors qu’elles ont manifestement été prises en extérieur, et qu’une vue satellite tend à montrer qu’une machine stationnée, ainsi que photographiée, a pu l’être depuis une voie publique ; qu’il ne saurait pas plus être admis que les clichés ainsi pris, utilisés dans le cadre d’une action portant sur la machine représentée, seraient susceptibles de caractériser pour ……. et la société ……un trouble anormal susceptible de justifier leur retrait des débats ;

Certes, la lecture de l‘arrêt n’indique pas que ces deux pièces 5 et 6 aient été examinées  par la Cour pour retenir la concurrence déloyale.

Pour la Cour de Paris, une photo d’une machine stationnée sur lieu privé,  - on ne comprendrait pas  autrement la référence à la voie publique- ,  prise depuis un satellite ne nécessite pas d’autorisation judiciaire.  (Dans le cas contraire, certains pourraient objecter que les métiers d’huissier et de conseil en propriété industrielle nécessiteraient de sérieux entrainements avec une augmentation sensible des frais ). Plus simplement, quel juge devrait autoriser un telle vue prise depuis un satellite ?

Le trouble anormal renverrait-il à l’arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2005 ? Mais en 2005, la problématique était celle des propriétaires d’une maison du XVIIIème siècle dont sans leurs consentements l’image avait été reproduite dans un ouvrage «  le patrimoine des communes de France ». L’arrêt de la Cour de cassation de 2005 est ici.

 

 

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Délai pour payer la première annuité française après la délivrance du brevet européen

Quand le brevet européen est délivré, son titulaire se trouve confronté au paiement des annuités dans les différents pays désignés. Pour la partie française d’un brevet européen de quel délai dispose-t-il ?

-          Celui de l’article 141 § 2 de la Convention,

-          celui de l’article R614 – 16 du Code de la propriété intellectuelle,

-          ou un autre délai ?

Réponse avec l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 septembre 2014.

La Chronologie

23 octobre 2003 : dépôt de la demande européenne.

19 octobre 2011 ; publication de la délivrance du brevet européen avec désignation de la France.

5 juin 2012 : paiement de la neuvième annuité avec surtaxe de retard.

7 juin 2013 : constatation de la déchéance par l’INPI « au motif que la neuvième échéance n’a pas été versée en temps utile ».

26 novembre 2013 : l’INPI rejette le recours gracieux du titulaire.

26 février 2014 ; recours du titulaire contre la décision de l’INPI.

La position de l’INPI rapportée à l’arrêt

Considérant que la décision du 26 novembre 2013 faisant l’objet du présent recours rejette le recours gracieux formé par la société D……. contre le prononcé de la déchéance au motif que la redevance pouvait soit encore être valablement acquittée sans redevance de retard dans le délai de deux mois prévu par l’article 141, paragraphe 2 de la convention de Munich sur le brevet européen (soit jusqu’au 19 décembre 2011), soit être acquittée moyennant le versement d’une redevance de retard, dans le délai de six mois à compter de l’échéance prévu par l’article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle (soit jusqu’au 02 mai 2012) et que le paiement du 05 juin 2012 est donc intervenu en dehors de ces deux délais, lesquels selon le directeur général de l’INPI, se chevauchent et ne s’additionnent pas ;

Le rappel de la règle française quant à la date de l’échéance de l’annuité

Considérant que l’article L 612-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d’État » ;

Considérant que l’article R 613-46 du dit code dispose que « le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande«  ;

La computation par la Cour de Paris des deux délais des articles 141§2 de la Convention et R 614-16 du C.P.I

Considérant que le brevet ayant été déposé le 23 octobre 2003, la neuvième annuité de la redevance est donc venue à échéance le 31 octobre 2011, c’est-à-dire dans les deux mois suivant la publication le 19 octobre 2011 de sa délivrance au Bulletin européen des brevets ;

Considérant dès lors que la société D…….  disposait du délai de deux mois prévu par l’article 141, 2ème paragraphe, de la convention de Munich pour s’acquitter du paiement de cette redevance sans surtaxe, soit jusqu’au 19 décembre 2011 ;

Considérant enfin qu’à l’expiration de ce délai cette société disposait du délai supplémentaire de six mois prévu par le deuxième alinéa de l’article R 614-16 du code de la propriété intellectuelle moyennant le paiement d’une redevance de retard, soit jusqu’au 19 juin 2012 ;

La décision de la Cour

Annule la décision rendue le 26 novembre 2013 par le directeur général de l’INPI

 

 

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Quels délais appliquer par l’INPI aux irrégularités de la demande d’extension pédiatrique pour un CCP ?

L’arrêt du 23 septembre 2014 de la Cour de Pais rendu sur un recours de la société OTZUKA PHARMACEUTICAL CO intervient sur la prorogation pédiatrique prévue au règlement 1901/2006 en faveur du certificat complémentaire de protection, plus particulièrement sur la computation des délais accordés au déposant par l’INPI pour répondre aux irrégularités de sa demande.

La chronologie

15 novembre 2004 : dépôt du CCP.

27 mai 2005 : délivrance du CCP avec une date limite de validité au 26 octobre 2014.

26 octobre 2012 : OTZUKA demande auprès de l’INPI la prorogation du CCP.

22 novembre 2012 : INPI indique l’absence de déclaration attestant la conformité à un plan d’investigation pédiatrique approuvé et mené à son terme. Un délai de deux mois est accordé pour régulariser la demande.

22 janvier 2013 : OTZUKA demande un délai supplémentaire.

31 janvier 2013 : l’INPI proroge de deux mois le délai pour régulariser la demande.

22 mars 2013 : OTZUKA indique ne pas pouvoir produire la déclaration manquante et demande un délai supplémentaire.

16 avril 2013 : l’INPI notifie un projet de décision de rejet avec indication d’un délai de contestation de deux mois. Dans les deux mois, OTZUKA demande que tant que le CCP est en vigueur d’avoir la possibilité de régulariser la demande de prorogation.

25 octobre 2013 : INPI rejette la demande.

OTZUKA conteste cette décision de rejet,  c’est le recours examiné par la Cour de Paris.

La position de OTZUKA rapportée à l’arrêt

Considérant que la requérante ne conteste pas, au demeurant, l’obligation qui lui est faite de produire la déclaration précitée, mais critique les  délais qui lui ont été impartis par le directeur général de l’institut national pour la produire, estimant avoir la possibilité de régulariser sa demande de prorogation du CCP tant que celui-ci n’est pas arrivé à expiration.

Selon OTZUKA, l’INPI « fixerait en la matière des délais extrêmement limités » il y aurait ainsi une contradiction avec la position « d’offices européens qui accorderaient de larges délais de nature à favoriser l’octroi de la prorogation sollicitée ».

Le problème de droit

Mais considérant que force est de relever en la cause que si le règlement (CE) n° 469/2009 prévoit à l’article 10, précité, qu’un délai est octroyé pour remédier aux irrégularités de la demande de prorogation de CCP et qu’à défaut de régularisation dans ce délai la demande est rejetée, aucune des dispositions de ce règlement ne fixe la durée du délai de régularisation ainsi prévu ;

La solution de droit indiquée par la Cour de Paris

Qu’il dispose toutefois à l’article 19, qu’ En l’absence de dispositions de procédure dans le présent règlement, les dispositions de procédure applicables en vertu de la législation nationale au brevet de base correspondant s’appliquent à l’égard du certificat, à moins que celle-ci ne fixe des dispositions de procédure spéciales relatives aux certificats ;

Considérant que c’est avec raison qu’au regard des dispositions précitées, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle s’est reporté aux dispositions de procédure du Livre VI du Code de la propriété intellectuelle dont le Chapitre VIII énonçant, ainsi qu’il résulte de son intitulé, les dispositions communes aux brevet d’invention, certificat d’utilité et certificat complémentaire de protection, est constitué d’une Section unique consacrée, précisément, aux règles de procédure applicables aux titres précités de propriété industrielle ;

Or considérant qu’au nombre de ces règles il est disposé à l’article R.618-4 que Les délais impartis par l’Institut national de la propriété industrielle conformément au présent titre ne sont ni inférieurs ni supérieurs à quatre mois ;

La computation des délais dont a bénéficié le déposant

Qu’en l’espèce, la société OTZUKA s’est vue accorder à deux reprises, le 22 novembre 2012, puis le 31 janvier 2013, un délai de deux mois pour régulariser sa demande de prorogation de CCP, soit au total un délai de quatre mois ;

Qu’en outre, un projet de décision de rejet lui a été notifié le 16 avril 2013 avec un délai de contestation de deux mois, dont elle s’est saisie pour formuler ses observations, et la décision de rejet ne lui a été en définitive notifiée que le 25 octobre 2013, soit plus de quatre mois après l’expiration de ce délai ;

Que force est de relever que la société OTZUKA a ainsi bénéficié d’un délai total d’une année à compter du dépôt de sa demande de prorogation de CCP le 26 octobre 2012 et qu’elle n’a pas été en mesure durant ce délai de produire la déclaration requise à l’article 8 du règlement ;

Considérant qu’il suit de ces observations que l’INPI a fait bénéficier la société OTZUKA des délais de régularisation les plus larges en l’état des dispositions applicables en la matière ;

….qu’en notifiant sa décision de rejet le 25 octobre 2013, c’est-à-dire un an après le dépôt de la demande de prorogation du CCP (26 octobre 2012) et un an avant la date d’expiration du CCP (26 octobre 2014), le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a assuré un juste équilibre entre les intérêts en présence en favorisant autant que possible la régularisation de la demande de prorogation du CCP tout en préservant la sécurité juridique des tiers ;

La décision de la Cour

Considérant que la société OTZUKA est en conséquence mal fondée en son recours qui sera rejeté.

 

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L’homme du métier, le technicien, l’ingénieur, le professeur d’université, le directeur de centre technique : la clarification

L’article 611-7 prévoit l’appréciation de l’activité inventive par l’homme du métier.

L’arrêt du 23 septembre 2014 de la Cour de Paris définit l’homme du métier et le distingue d’autres professionnels.

Les extraits cités se rapportent aux débats sur la validité d’un brevet relatif à un « procédé de collage d’une bande de nappe souple sur un support » utilisé pour les cuves des méthaniers.

Mais qui est l’homme du métier ?

Considérant que  …..  reprend devant la cour sa définition de l’homme du métier comme étant un constructeur naval alors que les premiers juges l’ont défini comme un technicien du collage exerçant dans le domaines des chantiers navals ;

Considérant que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales dans le domaine technique dans lequel se pose le problème que l’invention se propose de résoudre et qui est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution de ce problème ;

Considérant qu’en l’espèce l’invention propose un procédé de collage des parois isolantes des cuves utilisées sur les navires de transport de gaz liquéfié tels que les méthaniers, répondant à des objectifs de tenue mécanique au froid au voisinage de -160° à -170°C, de rupture cohésive et de reproductibilité et de durabilité du collage ;

Considérant que l’homme du métier ne saurait donc être ni un spécialiste du collage en général, ni un spécialiste de la fabrication des navires de transport de gaz liquide en général mais bien, comme l’ont énoncé à juste titre les premiers juges, un technicien du collage exerçant dans le domaine des chantiers navals ;

L’impact des divergences  de vue du technicien, de l’ingénieur, du professeur d’université, et du directeur de centre technique  sur la démarche de l’homme du métier

Des rapports établis par des tiers sont invoqués par les parties dans le débat sur l’activité inventive du brevet.

Considérant que les auteurs de ces rapports sont tous des ingénieurs, des professeurs d’université ou des directeurs de centres techniques ou de laboratoires spécialisés dans les industries mécaniques et revendiquant une expertise certaine dans le domaine considéré ;

Considérant en revanche que l’homme du métier, technicien du collage exerçant dans le domaine des chantiers navals, est celui de la discipline industrielle auquel se pose le problème technique que résout l’invention, et non celui du domaine dans lequel la technique constituant l’invention trouve à s’appliquer ;

Considérant que les divergences de vue des spécialistes du domaine technique considéré sur les réticences d’emploi d’une réticulation à chaud sous pression montrent par là-même qu’il n’était nullement évident pour le technicien qu’est l’homme du métier possédant les connaissances normales de la technique en cause, de surmonter ce préjugé à l’aide de ses seules connaissances professionnelles et de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;

 

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Une question préjudicielle posée à la Cour de Justice par la Cour de Paris à l’occasion d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue sur une clause contractuelle de licence de brevet soumise au droit allemand.

Après ce titre déjà long,  il n’est pas utile d’introduire la problématique de cet arrêt du 23 septembre 2014 de la Cour de Paris.

La chronologie

6 août 1992 : une filiale de Hoechst accorde « une licence non exclusive et mondiale à Genentech pour l’utilisation de l’activateur des systèmes d’expression eucaryotique HCMV lequel était destiné à permettre d’accroître l’efficacité du processus cellulaire utilisé pour la fabrication de protéines ». Différents brevets sont en cause, deux brevets américains et un brevet européen.

Des précisions sont apportées par l’arrêt du 23 septembre 2014.

-          Ce brevet européen a été révoqué par l’OEB le 12 janvier 1999.

-          Trois redevances sont prévues :

  • l’une initiale de 20 000 DM,
  • la seconde annuelle  de 20 000 euros mais à « des fins de recherche »,
  • et la troisième  pour l’exploitation commerciale des produits sous licence.

La définition des produits sous licence renvoie aux revendications des brevets : « ’les matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l’utilisation ou la vente contreferait, en l’absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence’ et les produits finis s’entendant ‘des marchandises commercialement négociables incorporant un produit sous licence, vendues sous une forme permettant d’être administrée aux patients pour un usage thérapeutique ou utilisée dans le cadre d’une procédure de diagnostic et qui ne visent pas ni ne sont commercialisées en vue d’une nouvelle formulation, d’un traitement, d’un remballage ou ré-étiquetage avant leur utilisation’.

Cette 3ème redevance n’est pas payée par Genentech.

30 juin 2008 : la filiale de Hoechst intervient auprès de Genentech et prétend que l’exploitation commerciale a lieu.

27 août 2008 : Genentech résillie la licence au 27 octobre 2008.

24 octobre 2008 : la filiale de Hoechst met en œuvre la clause compromissoire et saisit la Cour internationale d’arbitrage de la CCI.

27 octobre 2008 : la filiale de Hoechst engage une action en contrefaçon de brevets devant  le tribunal texan contre Genentech et une autre société pour la commercialisation du Rituxan. Ces deux sociétés demandent la nullité des brevets.

Genentech demande la suspension de l’arbitrage en invoquant ces procédures américaines.

26 mars 2010 : l’arbitre rejette la demande  de Genentech.

11 mars 2011 : le tribunal texan écarte le grief de contrefaçon.

9 juin 2011 : l’arbitre ordonne à Genentech de communiquer les états financiers relatifs à l’exploitation du Rituxan.

5 septembre 2011 ( ou 5 juin 2012 ?) : l’arbitre retient la responsabilité de Genentech « quant au Rituxan et aux autres produits » et la condamne  à payer à Hoechst différents montants, car il a « considéré l’objet commercial du contrat interprété selon l’article 242 du code civil allemand lequel était d’éviter tout procès sur la validité des brevets américains pendant la durée de validité du contrat de licence et estimé en conséquence que les parties avaient prévu que ‘pendant que le contrat de licence était en vigueur, des redevances courantes soient dues sur la base de la fabrication du Rituxan même si, dans le pays de fabrication, le brevet de fabrication pour le Rituxan s’avérait nul par la suite, et donc si la fabrication de Rituxan s’avérait ne pas avoir contrefait le brevet local au sens du droit des brevets du pays de délivrance et de fabrication »’.

22 mars 2012 : la Cour fédérale américaine confirme l’absence de contrefaçon.

L’engagement de la procédure devant le Cour de Paris

10 décembre 2012 : Genentech saisit la Cour de Paris d’un recours contre la troisième sentence arbitrale.

Ultérieurement, Genentech contestera aussi la sentence finale de l’arbitre et son addendum de 2013.

Des motifs de la Cour de Paris peuvent être cités :

« Considérant qu’il est soutenu par la recourante qu’en l’obligeant au paiement de redevances sans constater aucune contrefaçon alors qu’aux termes mêmes du contrat le licence, celles-ci n’étaient dues que pour des produits dont la fabrication, l’utilisation ou la vente contreferaient, en l’absence de cet accord, une plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence, la sentence qui lui impose des dépenses injustifiées, en contravention du droit de la concurrence, heurte l’ordre public international

….

Considérant que les parties ont stipulé que l’accord de licence serait interprété et exécuté conformément au droit de la République Fédérale d’Allemagne dont il n’est pas contesté qu’il autorise le concédant à réclamer au licencié jusqu’à la résiliation du contrat, des redevances nononbstant l’annulation ultérieure des brevets auxquels étaient attachés les droits concédés ;

que la sentence arbitrale ayant fait application du contrat et considéré que durant la période de validité de celui-ci, le licencié était tenu du paiement des redevances stipulées conventionnemment alors même que l’annulation des brevets a un effet rétroactif, se trouve ainsi posée la question de savoir si un tel contrat contrevient aux dispositions de l’article 81 du Traité devenu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme faussant le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur en ce que soumettant le licencié à paiement de redevances dépourvues de cause par l’effet de l’annulation des brevets attachés aux droits concédés, il inflige à celui-ci un désavantage dans la concurrence ;

Les termes de la question préjudicielle posée par la Cour de Paris à la Cour de Justice de l’Union Européenne

‘Les dispositions de l’article 81 du Traité devenu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-elles interprétées comme faisant obstacle à ce qu’il soit donné effet, en cas d’annulation des brevets, à un contrat de licence qui met à la charge du licencié des redevances pour la seule utilisation des droits attachés aux brevets sous licence’ ;

Notre interrogation. A quelle situation s’applique cette question :

- A la disposition contractuelle reprise du droit allemand selon l’arrêt ?

- Ou à l’interprétation donnée par l’arbitre à cette disposition contractuelle ?

Note : Le lecteur pourra aussi se reporter à l’article 242 du Code allemand (Bürgerliches Gesetzbuch)

§ 242
Leistung nach Treu und Glauben

Der Schuldner ist verpflichtet, die Leistung so zu bewirken, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern.

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Juridiction Unifiée du Brevet : l’exécution de ses décisions dans l’Union Européenne et l’AELE

La compétence de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) s’applique non seulement au brevet unitaire, mais également aux brevets nationaux issus du brevet européen.Mais comment exécuter les décisions  de la Juridiction Unifiée du Brevet dans l’Union Européenne  et dans les pays de l’AELE en particulier dans les pays qui n’y participent pas puisque cette juridiction n’a pas de droit national qui règlerait cette question ?

C’est l’objectif du règlement 542/2014.

Deux considérants peuvent être cités

Pour permettre à ces deux juridictions [ L'une la Juridiction Unifiée du Brevet , l'autre la Cour de Justice Benelux] d’exercer leur compétence à l’égard de ces défendeurs, les règles du règlement (UE) n o 1215/2012 devraient donc, pour ce qui concerne les matières relevant de la compétence, respectivement, de la juridiction unifiée du brevet et de la Cour de justice Benelux, s’appliquer également aux défendeurs domiciliés dans des États tiers. Les règles de compétence actuelles énoncées dans le règlement (UE) n o 1215/2012 assurent un lien étroit entre les procédures relevant dudit règlement et le territoire des États membres. Il est donc approprié d’étendre ces règles aux procédures contre tous les défendeurs, indépendamment de leur domicile. Lors de l’application des règles de compétence énoncées dans le règlement (UE) n o 1215/2012, la juridiction unifiée du brevet et la Cour de justice Benelux (ci-après dénommées individuellement «juridiction commune») ne devraient appliquer que les règles qui sont appropriées pour les matières pour lesquelles elles ont été déclarées compétentes.

Une juridiction commune devrait pouvoir connaître de litiges auxquels sont parties des défendeurs d’État tiers, sur la base d’une règle de compétence subsidiaire dans des procédures relatives à une contrefaçon de brevet européen ayant entraîné des préjudices tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union. Cette compétence subsidiaire devrait être exercée lorsque les biens appartenant au défendeur sont situés dans un État membre partie à l’instrument instituant la juridiction commune et que le litige en question a un lien suffisant avec un tel État membre, par exemple parce que le demandeur y est domicilié ou que les éléments de preuve relatifs au litige y sont disponibles. Lorsqu’elle établit sa compétence, la juridiction commune devrait tenir compte de la valeur des biens en question, qui ne devrait pas être dérisoire et devrait être telle qu’elle permette, au moins en partie, l’exécution de la décision dans les États membres parties à l’instrument instituant la juridiction commune.

Ce règlement ne traite pas de l’exécution des décisions de la Juridiction Unifiée du Brevet hors de l’Union Européenne et hors des pays membres de l’AELE.

Le règlement 542/2014

Le règlement 1215/2012

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Brevet : la demande de l’inventeur salarié pour un juste prix ou en rémunération supplémentaire ne peut pas justifier un licenciement par son employeur

La situation des inventeurs salariés est reconnue par la loi. Néanmoins, un salarié peut-il demander à son employeur la rémunération supplémentaire ou le juste prix sans risquer que sa demande lui soit opposée pour le licencier ?

La Chambre sociale de la Cour de Cassation par son arrêt du 17 septembre 2014 s’oppose clairement à une telle tentative de l’employeur.

La Cour de cassation pour rejeter le pourvoi contre un arrêt d’appel qui a annulé le licenciement  d’un inventeur salarié  retient :

« la cour d’appel a pu estimer que le salarié, quels que soient la nature et le montant de ses demandes, n’avait commis aucun abus dans l’exercice de son droit d’agir en justice pour faire valoir ses droits ; qu’exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; »

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Que faire à la réception d’un courrier informant d’un droit antérieur sur un brevet ?

Un arrêt de la Cour de Caen du 11 septembre 2014 illustre l’impact d’un courrier de réclamation sur la base d’un brevet dans les relations entre une entreprise et son fournisseur.11 mars 2010 : la société A……. commande à la société M…….. un système d’automatisation de stockage qui lui est livré et facturé  le 20 octobre 2010.

Fin septembre 2011 : la société A…… reçoit un courrier d’un Conseil en propriété industrielle l’informant de la publication d’une demande de brevet antérieur.

25 octobre 2011 : la société A………  assigne la société M…….. en résolution de la vente et du contrat de maintenance .

12 février 2013 : le Tribunal de commerce rejette les demandes, la société A………. est condamnée à 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Appel de la société A………

Que dit la Cour :

Or, étant rappelé que la société A…… a acquis, dans l’ignorance de la demande de brevet, un matériel commercialisé antérieurement à la publication en France de la traduction française de ses revendications, et qu’elle ne fait actuellement l’objet d’aucunes poursuites de la part du titulaire d’un brevet révoqué, il n’est pas établi que la simple menace implicite d’une hypothétique action civile en contrefaçon par utilisation de produit contrefaisant, aux chances de succès incertaines, constitue un trouble de jouissance présentant une gravité  telle qu’il y ait matière à résolution de la vente et du contrat de maintenance qui en est accessoire.

Ces demandes seront donc rejetées.

L’arrêt apprend que cette révocation par l’OEB est intervenue le 6 février 2014 et que l’action en contrefaçon initiée par son titulaire contre la société M……., le fournisseur de la société A……., a fait l’objet d’une décision de radiation du 1er mars 2013.

La Cour infirme le jugement en ce qu’il a condamné l’appelante au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, mais confirme l’article 700 de première instance et le majore pour l’appel.

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Insuffisance de description claire et complète, et des attestations qui se retournent contre le breveté

Bien qu’examiné par l’Office européen des brevets, un brevet européen (sa partie française) peut être annulé par un juge français même pour une insuffisance de description et non au regard d’une antériorité qui aurait pu ne pas être citée au rapport de recherche. L’arrêt du 9 septembre 2014 de la Cour de Paris confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Paris qui a annulé la partie française d’un brevet européen pour insuffisance de description. Néanmoins, le breveté a produit en appel des attestations, celles-ci sont examinées, mais la Cour y voit des arguments pour souligner les carences du brevet.

La revendication 1ère

Considérant que la revendication 1 est ainsi libellée :

1. Appareil permettant de réaliser un rééquilibrage du corps humain, constitué essentiellement par une plate-forme circulaire mobile (2) destinée à supporter le sujet à traiter et qui peut recevoir un mouvement d’oscillation, et dans lequel ladite plate-forme (2) reçoit son mouvement d’oscillation autour d’un point d’appui central (6), mouvement combiné à un mouvement de rotation alterné, par l’intermédiaire d’un moteur unique (4) relié à des moyens de transmission et sans intervention du patient, et ce dans le plan de la plate-forme supportant le sujet, autour de l’axe géométrique perpendiculaire à ladite plate-forme et passant par son centre, l’amplitude et la vitesse tant de l’oscillation que de la rotation étant réglables et pouvant varier en cours d’utilisation, des moyens étant associés audit appareil pour que le sujet puisse être maintenu sur la plate-forme aussi bien en position debout qu’en position accroupie ou assise ;

La Cour confirme le jugement

Considérant, ceci ayant été posé, que la cour relève à l’instar du tribunal que la revendication 1, ni davantage les revendications dépendantes 2 à 9 relatives à des moyens d’appuis ou de traction du sujet sur la plate-forme n’enseignent les moyens de régler en cours d’utilisation les amplitudes et les vitesses des mouvements combinés d’oscillation et de rotation alternée ;

A propos des consultations produites pour la première fois en appel

Considérant que les consultations nouvellement versées aux débats par les appelants (pièces 13 et 14) proposent pour la première, de réaliser l’excentrique 22 ( après avoir admis que le brevet n’indique pas tous les détails du réglage de l’excentricité ) sous la forme d’un piston ou d’un vérin dont la longueur est par conséquent variable (ce qui fait varier l’excentricité) et dont la commande peut être assurée classiquement de manière électrique et/ou hydraulique et est, de manière classique déportée, sur l’appareil à proximité du patient pour qu’il puisse l’actionner en cours d’utilisation, pour la seconde, de faire varier l’excentration en montant sur l’excentrique un vérin électrique ou hydraulique qui commanderait le mouvement de l’excentrique et tournerait avec lui ;

Mais considérant que ces propositions prévoient, s’agissant de la première, l’intervention du patient, et les deux, un organe moteur supplémentaire, et sont ainsi contraires aux enseignements du brevet qui revendique, ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’absence de toute intervention du sujet à traiter et une plate-forme à moteur unique ;

Qu’en outre, elles requièrent nécessairement de l’homme du métier désireux de mettre en oeuvre les enseignements du brevet qu’il fasse preuve sinon d’activité inventive à tout le moins de dépasser les limites d’une simple mesure d’exécution ;

Considérant qu’il s’infère de ces éléments que la revendication 1 du brevet ne répond pas à l’exigence d’une description suffisamment claire et complète pour que l’homme du métier, à l’aide de ses connaissances générales et sans effort excessif, puisse la mettre en oeuvre ;

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Lutte contre la contrefaçon : la création d’une nouvelle instance interministérielle et la formation des magistrats en quelques jours

Le 30 mai 2014, le Président de la Cour des Comptes saisissait le Premier Ministre de la politique publique de lutte contre la contrefaçon.

De la réponse du 22 août, deux points sont à souligner.

La création d’une instance interministérielle de réflexion stratégique de pilotage opérationnel de la contre la contrefaçon

« …Cette instance constituerait un réseau structuré des administrations en charge de l’élaboration d’une stratégie interministérielle sur la lutte contre la contrefaçon et la protection de la propriété intellectuelle. Cette instance pourrait être une version élargie de l’actuel Comité Bercy contrefaçon qui réunit des admirations de Bercy depuis 2013, ou s’inspirer du Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB). Cette instance pourrait associer, en tant que de besoin et en liaison avec le CNAC, les fédérations et les titulaires de droits.

Pas de fonction spécialisée en propriété intellectuelle, mais une une formation de quelques jours

En ce qui concerne l’amélioration de la répression des délits de contrefaçon par les autorités judiciaires, le Président de la Cour des Comptes recommandait la spécialisation en droit de la propriété industrielle d’un petit nombre de magistrats.

La réponse du Premier Ministre :

«  ….dans l’état actuel du droit, il n’existe pas de fonctions spécialisées dans les tribunaux de grande instance (TGI) ou les cours d’appel pour le traitement du contentieux de la propriété intellectuelle. Le gouvernement est en effet réservé quant à la spécialisation statutaire des magistrats au regard du principe de la mobilité fonctionnelle et géographique.

Les affectations répondent également à des critères d’appréciation visant à prendre en compte les candidatures les plus appropriées aux postes spécifiques. Par ailleurs, au vu de l’organisation actuelle, il existe, de fait, une spécialisation des magistrats en matière de propriété intellectuelle, permettant une expertise satisfaisante. En outre, chaque année, l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM) propose aux magistrats intéressés, principalement ceux ayant vocation à traiter de cette matière, de suivre une formation dispensée sur plusieurs jours. »

Le référé du Président de la Cour des Comptes du 30 mai 2014 et la réponse du Premier Ministre du 22 août 2014 sont ici

 

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Règlement REACH : la question de l’accès par une association de protection de l’environnement aux informations qualifiées de confidentielles par l’industriel

Le règlement REACH conduit-il à rendre accessibles des informations confidentielles des industriels ? Le règlement  n° 1907/2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH),  prévoit que les demandes d’autorisation en vue de la mise sur le marché et de l’utilisation de substances chimiques sont présentées auprès de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA et sont accompagnées, notamment, d’un rapport sur la sécurité chimique et d’une analyse des solutions de remplacement.

Mais l’article 118, paragraphe 1, du règlement REACH prévoit que le règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43) s’applique aux documents détenus par l’ECHA.

Et l’article 2 du règlement n° 1049/2001 établit un droit d’accès général aux documents des institutions de l’Union,

En d’autres termes,  les sociétés qui déposent de telles demandes d’autorisation et qui qualifient les documents qui les accompagnent, de confidentiels risquent-elles que des tiers puissent y avoir accès ?

L’ordonnance présidentielle du 25 juillet 2014, ici,  intervient dans une affaire où celui qui demande l’accès aux informations est une association européenne de protection de l’environnement.

1)      Il est sursis à l’exécution de la décision AFA-C-0000004274-77-09/F de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 24 janvier 2014, dans la mesure où elle accorde à un tiers, en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, l’accès à une version du rapport sur la sécurité chimique et de l’analyse des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP), qui soit plus détaillée que la version revêtue des occultations précisées dans la demande en référé et figurant aux annexes A.4.5 et A.4.6 de cette demande, à l’exception, d’une part, des informations relatives à la classification et à l’étiquetage des substances et, d’autre part, des données portant spécifiquement et exclusivement sur Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. et Vinyloop Ferrara S.p.A.

2)      Il est enjoint à l’ECHA de s’abstenir de divulguer :

–        le rapport sur la sécurité chimique et l’analyse des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP) visés au point 1 du présent dispositif, dans une version qui soit plus détaillée que celle définie audit point 1 ;

–        les rapports sur la sécurité chimique et les analyses des solutions de remplacement de la substance phtalate de bis(2‑éthylhexyle) (DEHP) présentés par Arkema France, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn et Vinyloop Ferrara et faisant l’objet des décisions AFA-C-0000004280-84-09/F, AFA-C-0000004275-75-09/F et AFA-C-0000004151-87-08/F de l’ECHA du 24 janvier 2014, dans la mesure où ces documents sont identiques à ceux protégés conformément au point 1 du présent dispositif.

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