L’arrêt de la Cour de Justice du 12 décembre 2013 est très important en ce qu’il pose des conditions à l’écriture des revendications du brevet national ou européen. L’arrêt est ici.
Disons le tout de suite, le titulaire du brevet de base n’étant pas le titulaire de l’AMM, il est possible que cette situation ait orienté l’arrêt
43 Au regard de l’objectif du règlement n° 469/2009, un refus opposé à une demande de CCP pour un principe actif qui n’est pas visé de manière spécifique par un brevet délivré par l’OEB invoqué au soutien d’une telle demande pourrait se justifier, dans des circonstances telles que celles au principal et ainsi que l’a souligné Eli Lilly, dans la mesure où le titulaire du brevet en cause n’a pas entrepris de démarches tendant à approfondir et à préciser son invention de manière à identifier clairement le principe actif susceptible d’être exploité commercialement dans un médicament, répondant aux besoins de certains patients. Dans une telle configuration, octroyer un CCP au titulaire du brevet alors même que, n’étant pas le titulaire de l’AMM du médicament développé au-delà des spécifications du brevet source, ce titulaire dudit brevet n’a pas réalisé d’investissements dans la recherche portant sur ce volet de son invention initiale, reviendrait à méconnaître l’objectif du règlement n° 469/2009, tel que visé au considérant 4 de ce dernier.
- Néanmoins l’arrêt est important
La question posée
….il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009 doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir considérer qu’un principe actif est «protégé par un brevet de base en vigueur» au sens de cette disposition, il est nécessaire que le principe actif soit mentionné dans les revendications de ce brevet au moyen d’une formule structurelle ou si ce principe actif peut également être considéré comme protégé lorsqu’il est couvert par une formule fonctionnelle figurant dans ces revendications.
- Le principe actif est le tabalumab. Il n’est pas cité au brevet, peut-il permettre l’obtention d’un CCP sur la base de ce brevet ?
6 Dans l’affaire au principal, il est constant que le principe actif tabalumab, à savoir le LY2127399, n’est pas nommément mentionné dans les revendications du brevet de HGS. Par ailleurs, il ne semble pas être autrement spécifié dans les descriptions et les fascicules de ce brevet et n’est pas donc pas identifiable en tant que tel.
- Les conditions posées à la définition fonctionnelle
37 S’agissant de la circonstance que la commercialisation par Eli Lilly de ce principe actif constituerait, pendant la durée de validité dudit brevet, une contrefaçon de ce dernier, force est relever que, au regard de ce qui a été constaté aux points 32 et 33 du présent arrêt, [ l’arrêt Medeva] celle-ci ne saurait être décisive, aux fins de la délivrance d’un CCP sur le fondement du règlement n° 469/2009, notamment au regard de l’article 3, sous a), de ce dernier, pour déterminer si ledit principe actif est protégé par ce brevet.
38 Il convient de relever que, en application de la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt, un principe actif qui n’est pas mentionné dans les revendications d’un brevet de base, au moyen d’une définition structurelle, voire même d’une définition fonctionnelle, ne peut pas, en tout état de cause, être considéré comme protégé au sens de l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009.
39 Quant au point de savoir si l’utilisation d’une définition fonctionnelle peut en soi être suffisante, il convient de constater que l’article 3, sous a), du règlement n° 469/2009 ne s’oppose pas, en principe, à ce qu’un principe actif répondant à une définition fonctionnelle figurant dans les revendications d’un brevet délivré par l’OEB puisse être considéré comme étant protégé par ledit brevet, à la condition toutefois que, sur la base de telles revendications, interprétées notamment à la lumière de la description de l’invention, ainsi que le prescrivent l’article 69 de la CBE et le protocole interprétatif de celui-ci, il est possible de conclure que ces revendications visaient, implicitement mais nécessairement, le principe actif en cause, et ce de manière spécifique.